La registrazione del marchio d’impresa, come noto, è soggetta a decadenza, la quale può verificarsi in diverse ipotesi, tra cui il caso del marchio che – dopo la sua registrazione – non sia stato utilizzato per cinque anni consecutivi o il cui uso sia stato sospeso per un quinquennio ininterrotto, quello del marchio che abbia perso la sua capacità distintiva, quello del marchio che sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi che contraddistingue.
La decadenza, tuttavia, non si verifica automaticamente. Per i marchi nazionali italiani l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (e così, per i marchi europei, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) non accerta motu proprio il verificarsi dei presupposti della decadenza, né tantomeno accerta e dichiara d’ufficio l’intervenuta decadenza di una registrazione. E’ sempre necessaria – a livello nazionale come pure europeo – un’iniziativa di parte, e cioè la contestazione di un soggetto che abbia interesse ad ottenere la declaratoria di decadenza del marchio altrui, solitamente un concorrente al quale la presenza di un marchio (la cui validità è presunta sulla base della sua registrazione) può costituire un limite alla propria attività d’impresa.
In Italia, fino al dicembre 2022, l’intervenuta decadenza di un marchio poteva essere dichiarata solo con sentenza, e quindi al termine di un procedimento che la parte interessata doveva promuovere davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Il che avveniva quasi esclusivamente a scopo difensivo, per neutralizzare l’azione che il titolare del marchio potenzialmente decaduto promuove contro chi abbia registrato e/o utilizzi un marchio identico o simile.
A decorrere dal 29 dicembre 2022, è divenuto operativo il procedimento amministrativo di decadenza, che è possibile presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), introdotto nel Codice della Proprietà Industriale a seguito della trasposizione della direttiva europea 2015/2436.
L’accertamento della decadenza del marchio si basa sugli stessi motivi previsti per la declaratoria davanti all’autorità giudiziaria (volgarizzazione del marchio, illiceità sopravvenuta e non uso), tuttavia il procedimento è semplificato e più snello. Consiste nella presentazione di un’istanza che identifica il marchio del quale si chiede la dichiarazione di decadenza, unitamente all’indicazione dei motivi sui quali è basata la richiesta e i documenti a prova dei fatti addotti. Sarà, poi, il titolare del marchio contestato a dover fornire la prova contraria rispetto alle ragioni fondanti la richiesta di decadenza, come – ad esempio – la prova dell’uso che ha impedito il maturare della decadenza.
Ai sensi delle previsioni codicistiche, l’Ufficio emette la decisione entro 24 mesi dalla data di deposito dell’istanza, salvo periodi di sospensione, contro la quale è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, analogamente alle decisioni sulle opposizioni emesse dall’UIBM.
L’iter procedimentale appena delineato si applica anche per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio per le ipotesi elencate dall’art. 184 bis C.P.I.. Sono i casi in cui i marchi non avrebbero dovuto essere registrati ab origine: marchi registrati in assenza di requisiti di legge o in contrasto con specifiche disposizioni, marchi carenti di carattere distintivo, marchi idonei ad ingannare il pubblico in relazione all’origine o la qualità di prodotti o servizi, marchi in conflitto con diritti anteriori o depositati da soggetti non aventi diritto.
Si tratta, naturalmente, di procedure che non prevedono accertamenti o declaratorie ulteriori rispetto alla decadenza o alla nullità e, quindi, escludono eventuali ristori di danni subiti in conseguenza di condotte di contraffazione o anti-concorrenziali.
Tuttavia, potrebbero rivelarsi utili a risolvere i casi più semplici in maniera più agile.
Si tenga a mente, però, che l’introduzione di un percorso facilmente accessibile, come quello delineato dalla procedure di cancellazione amministrative per accertare la decadenza o dichiarare la nullità di un marchio, rende più vulnerabili le proprie registrazioni di marchio italiane e richiede l’adozione di misure adeguate di prevenzione di rischi, come essere pronti a fornire eventuali prove d’uso del marchio e cautele simili.
Avv. Pierluigi Cottafavi
Avv. Lara Cazzola
